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Se il marchio consiste in uno slogan promozionale, ha carattere distintivo? Note a margine di una sentenza del Tribunale UE
Di Alessandro Romano, Graziadei Studio Legale

17/09/2021

1. PREMESSE. 2. SUGLI ELEMENTI FIGURATIVI DEL MARCHIO. 3. SLOGAN PROMOZIONALE E CARATTERE DISTINTIVO DEL MARCHIO. 4. SULLA NATURA DESCRITTIVA DEL MARCHIO. 5. SUGLI ELEMENTI DI USO COMUNE DEL MARCHIO

1. PREMESSE.
Una recente sentenza del Tribunale UE [1], confermando la validità del marchio figurativo europeo BODYSECRETS, ha svolto alcune interessanti riflessioni in merito ai requisiti per la registrazione di un marchio. In questo breve commento si esamineranno i principali temi affrontati dal Tribunale, tra cui la presenza del carattere distintivo in un marchio composto da espressioni o segni usati come slogan promozionale, nonché la natura descrittiva del marchio e il rapporto tra marchio e segni di uso comune.



La sentenza si articola lungo quattro filoni principali, di cui il primo relativo alla valutazione degli elementi figurativi del marchio contestato, gli altri tre riconducibili invece alla corretta interpretazione degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio, come previsti dall’art. 7, par. 1, lett. b), c) e d) del Regolamento 207/2009, applicato ratione temporis alla fattispecie. Le norme appena richiamate sono comunque riprese, in identica formulazione, dall’art. 7, par. 1, lett. b), c) e d) del nuovo Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. Pertanto, le considerazioni del Tribunale appaiono rilevanti anche nel contesto attuale.
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2. SUGLI ELEMENTI FIGURATIVI DEL MARCHIO. Come accennato, la prima questione affrontata dal Tribunale riguarda la valutazione in concreto degli elementi figurativi del marchio, che la ricorrente, ai fini dell’annullamento del segno contestato, riteneva talmente minimi da risultare trascurabili, sostenendo pertanto che il marchio BODYSECRETS andasse inquadrato come un marchio verbale, e non come un marchio figurativo.



È possibile ricordare, a tal proposito, che il marchio verbale o denominativo si caratterizza per essere composto da sole parole, senza elementi figurativi, mentre il marchio figurativo può comporsi di uno o più elementi grafici, anche combinati con elementi verbali (in quest’ultimo caso si parlerà di marchio figurativo misto). È interessante notare come il Tribunale abbia specificato che il marchio BODYSECRETS, componendosi di una parola (body) scritta in grassetto e in colorazione nera e di un’altra parola (secret) scritta in maiuscolo e in colorazione grigia, sia in realtà considerabile come un marchio figurativo.

 

Da ciò si evidenzia, coerentemente con il sistema di tutela e di classificazione dei marchi, che anche elementi grafici minimi - come il colore o il font che caratterizzano il segno verbale - possono essere in grado di qualificare il marchio come figurativo. [2]

 

3. SLOGAN PROMOZIONALE E CARATTERE DISTINTIVO DEL MARCHIO. Il secondo motivo di ricorso affronta il requisito del carattere distintivo, la cui assenza è considerata dal Regolamento europeo come uno degli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio. L’aspetto rilevante che emerge dalla sentenza in commento riguarda il rapporto che può esistere tra: a) segni ed espressioni utilizzati come slogan promozionali e b) i medesimi segni utilizzati come marchi, nonché le ricadute di tale rapporto sulla distintività del marchio.

 

In particolare, secondo il ricorrente, il marchio contestato BODYSECRETS si caratterizzerebbe per la sua accezione promozionale, inidonea a consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti o servizi riferibili al marchio da tutti gli altri prodotti o servizi. E ciò in quanto l’espressione contestata sarebbe utilizzata – anche all’interno di famose riviste – per fare riferimento a consigli di bellezza, cosmetici e di moda, per migliorare il proprio corpo. Il pubblico, dunque, identificherebbe tale espressione come una mera formula promozionale, percependola come uno slogan, non come un marchio.           
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Sotto questo profilo il Tribunale ribadisce innanzitutto l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio - come l’assenza di carattere distintivo - devono essere valutati alla luce dell’interesse generale. Tale interesse è inscindibile dalla funzione essenziale del marchio, cioè da quella funzione distintiva che garantisce al consumatore la possibilità di individuare, senza margine di confusione, il prodotto o servizio identificato mediante un determinato marchio rispetto a tutti gli altri prodotti o servizi.
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La funzione distintiva si identifica dunque con quella funzione pro-concorrenziale del marchio che, secondo autorevole dottrina [3], consente da un lato all’imprenditore di far riconoscere i propri prodotti o servizi sul mercato, dall’altro al consumatore di operare scelte di acquisto razionali, favorendo il successo delle migliori imprese e assolvendo nel mentre anche al ruolo di strumento informativo.

 

Per quanto riguarda dunque i marchi costituiti da segni o altri elementi che siano utilizzati anche come slogan pubblicitari, il Tribunale non ne esclude la registrabilità, purché tali marchi presentino un grado minimo di distintività. Quest’ultimo elemento sarà particolarmente riscontrabile in quei marchi che non si compongono esclusivamente di un ordinario messaggio pubblicitario, ma che posseggono invece una certa originalità, ad esempio perché in grado di richiedere al pubblico una pur minima forma di interpretazione del messaggio veicolato. Perciò, sebbene un marchio consistente in uno slogan possa essere considerato privo di carattere distintivo laddove sia percepibile dal pubblico come una mera formula promozionale, il carattere distintivo andrà invece riconosciuto quando un simile marchio possa essere comunque percepito come indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio.

 

4. SULLA NATURA DESCRITTIVA DEL MARCHIO. Un’ulteriore questione sottoposta al Tribunale riprende il tema della natura descrittiva del marchio. Un marchio è definibile come descrittivo quando sia composto esclusivamente da segni o indicazioni usati in commercio per designare la specie, la qualità, la quantità e altre caratteristiche del prodotto o del servizio. Nella fattispecie, per la ricorrente, il marchio BODYSECRETS era da considerarsi indicativo della qualità e di altre caratteristiche del prodotto, avendo una natura elogiativa da rinvenirsi in particolare nell’espressione “secret”, che il pubblico percepirebbe come riferimento a una qualità intrinseca, segreta, migliore, del prodotto.

 

Tuttavia, a parere del Tribunale, affinché un marchio possa essere considerato descrittivo, esso dovrebbe presentare una relazione diretta e specifica tra il segno e il prodotto/servizio, tale da far percepire immediatamente al pubblico di riferimento, e senza ulteriori riflessioni, una descrizione del prodotto/servizio o delle sue caratteristiche. Una relazione che nel caso di specie, come rilevato da EUIPO e confermato dal Tribunale, non sussiste. [4]

 

Inoltre, l’esame lessicale del marchio in questione ha evidenziato un significato letterale che poco o nulla ha a che fare con una connotazione elogiativa o descrittiva del prodotto: pertanto, il segno in questione non sarebbe percepito dal pubblico, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, come avente la capacità di elogiare la qualità e le caratteristiche del prodotto/servizio.

 

5. SUGLI ELEMENTI DI USO COMUNE NEL MARCHIO. Da ultimo, l’attenzione del Tribunale si è soffermata sull’eventualità che il marchio contestato fosse costituito da elementi divenuti di uso comune. È appena il caso di ricordare, infatti, che i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni di uso comune non sono registrabili, e che la ragione di ciò risiede nell’impedire che il singolo imprenditore possa appropriarsi in via esclusiva di parole o segni che – proprio perché di uso comune – dovrebbero invece rientrare nella disponibilità di ciascuno.

 

In proposito il Tribunale rileva che tale fattore preclusivo della registrazione si manifesta soltanto quando i segni che caratterizzano il marchio siano divenuti – nel linguaggio corrente o nelle pratiche commerciali – di uso comune per designare i prodotti o i servizi in relazione ai quali si richiede il marchio. In questo caso, infatti, il marchio non sarà idoneo ad assolvere alla funzione distintiva: si evidenzia, dunque, il legame merceologico tra il segno e il suo uso comune. Seguendo tale indicazione, il Tribunale ha escluso che l’espressione di cui si compone il marchio contestato fosse divenuta di uso comune nel settore merceologico di riferimento.

 

Alla luce delle predette osservazioni, il Tribunale ha dunque rigettato tutti i motivi di ricorso, confermando la validità del marchio contestato.

 

 

[1] Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 luglio 2021, Causa T-810/19
[2] Sul punto, peraltro, la ricorrente aveva segnalato che la decisione dell’Ufficio europeo (EUIPO) appellata si poneva in contrasto con un suo precedente: tuttavia il Tribunale ha rilevato non soltanto che l’EUIPO non è tenuto a seguire i precedenti della propria Commissione Ricorsi, ma anche che – a fortiori – il Tribunale stesso non è vincolato, nel proprio controllo di legittimità, dalla prassi decisionale dell’EUIPO.   
[3] Si veda, ad esempio, “Lezioni di diritto industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza.” A cura di G. GHIDINI, G. CAVANI, Giuffrè Editore.

[4] “The Board of Appeal took the view, in the contested decision, that the contested mark conveys no information in relation to how the goods at issue could be used in a ‘secret’ way to improve a person’s appearance (purpose), nor does it indicate that the goods are ‘secret’ goods for the body that can improve one’s physical appearance (quality). According to the Board of Appeal, the evidence submitted was irrelevant because it did not show that the sign was descriptive at the time when the application for registration of the contested mark was filed or that it could have been used in a descriptive manner.” (Punto 77 della sentenza).

 

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